Quelle date faut-il prendre ne compte pour calculer cette période de non-usage ? celle de la demande reconventionnelle (à laquelle la période de 5 ans n’était pas expirée) ou celle de la dernière audience ?
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a jugé qu’en « cas de demande reconventionnelle en déchéance d’une marque de l’Union européenne, la date à prendre en compte pour déterminer si la période ininterrompue de cinq ans de défaut d’usage est arrivée à son terme est celle de l’introduction de cette demande reconventionnelle. »
En l’espèce, une entreprise allemande (entreprise A) fabrique des outils de jardinage et d’aménagement paysager. Elle est titulaire d’une marque de l’Union, enregistrée le 26 janvier 2000 pour les produits « aspersoirs ».
Lidl a proposé à la vente, à partir du mois de 2014 un kit de tuyau d’arrosage en spiral.
Estimant que le produit commercialisé par Lidl constituait une contrefaçon de la marque dont elle était titulaire, l’entreprise A a introduit une action en contrefaçon contre Lidl devant le tribunal régional de Düsseldorf, Allemagne.
Lidl a, à titre reconventionnel, sollicité la déchéance de l’entreprise A sur les droits attachés à la marque déposée en 2000, du fait d’un non-usage de cette marque.
Les produits couverts par la marque de l’entreprise A ont cessé d’être commercialisés à compter du mois de mai 2012. La demande reconventionnelle de Lidl a été formée en septembre 2015 et la dernière audience de plaidoiries devant le juge allemand a eu lieu le 24 octobre 2017.
Le tribunal allemand a rejeté la demande reconventionnelle formée par Lidl. Lidl a interjeté appel du jugement du tribunal. Puis l’entreprise A a formé un pourvoi devant la Cour fédérale de justice Allemande (Bundesgerichtshof).
La Cour fédérale de justice a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour de justice de l’Union européenne notamment la question préjudicielle suivante :
« en cas de demande reconventionnelle en déchéance des droits attachés à une marque de l’Union […] introduite avant que la période de non-usage n’ait atteint une durée de cinq ans, convient-il de procéder au calcul de la période de non-usage de cinq ans […] en se plaçant à la date d’introduction de la demande reconventionnelle ou à la date de la dernière audience de plaidoiries en instance d’appel ? »
La CJUE dit que selon le règlement (CE) n° 207/2009 (article 51, §1, a) sur la marque de l’Union européenne, « doit être interprété en ce sens que, dans le cas d’une demande reconventionnelle en déchéance des droits attachés à une marque de l’Union européenne, la date à prendre en compte pour déterminer si la période ininterrompue de cinq ans figurant à cette disposition est arrivée à son terme est celle de l’introduction de cette demande. »
L’introduction de la demande reconventionnelle de Lidl pour sollicité la déchéance a été introduite en septembre 2015, soit moins de 5 ans après l’arrêt de la commercialisation des produits couverts par la marque litigieuse (mai 2012).
Avant de former une demande en déchéance d’une marque, l’entreprise poursuivie en contrefaçon (en l’espèce Lidl) doit bien vérifier que la condition liée à la période de non-usage de 5 ans est remplie.
